Les décisions concluant à l’absence de « caractère distinctif inhérent » compliquent singulièrement la vie des requérants de marque de commerce

  • 23 juin 2020

Une rĂ©cente modification apportĂ©e Ă  la Loi sur les marques de commerce, qui ne donne pas d’orientation claire quant Ă  sa mise en Ĺ“uvre, impose un fardeau supplĂ©mentaire considĂ©rable aux requĂ©rants pour ce qui est du temps et de l’argent qu’ils doivent consacrer Ă  dĂ©montrer que leur marque de commerce a un « caractère distinctif ».

La Section de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de l’Association du Barreau canadien affirme qu’avant les rĂ©centes modifications, il n’existait aucun Ă©quivalent du pouvoir du registraire de faire opposition au motif qu’une marque de commerce n’a pas un caractère distinctif inhĂ©rent.

Dans une lettre adressĂ©e Ă  l'Office de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada (en anglais seulement), la section a exprimĂ© ses prĂ©occupations quant au fait que l’OPIC a publiĂ© plusieurs rapports d’examens concluant Ă  l’absence de caractère distinctif inhĂ©rent et a, par consĂ©quent, exigĂ© des Ă©lĂ©ments de preuve quant Ă  l’acquisition du caractère distinctif. Elle affirme que la preuve ponctuelle suggère que jusqu’Ă  un tiers des oppositions de fond visent des conclusions d’absence de caractère distinctif inhĂ©rent.

[TRADUCTION] « Parmi les importantes consĂ©quences pour un requĂ©rant figure l’accroissement des coĂ»ts puisqu’il doit rĂ©pondre aux rapports et dĂ©poser des Ă©lĂ©ments de preuve de l’acquisition du caractère distinctif, le cas Ă©chĂ©ant », Ă©crit la section.

[TRADUCTION] « L’opposition peut ĂŞtre un obstacle insurmontable Ă  l’enregistrement d’une marque dont l’utilisation est projetĂ©e. Qui plus est, la multitude de rapports soulevant cette opposition et des rĂ©ponses nĂ©cessaires retardent le traitement des demandes en temps opportun. »

Parce que le Manuel d'examen des marques de commerce ne comporte aucune orientation claire sur ce point, la section dit que les conclusions d’absence de caractère distinctif inhĂ©rent ont Ă©tĂ© suivies Ă  plusieurs reprises de rapports affirmant que les marques de commerce en question ont bel et bien un caractère distinctif inhĂ©rent.

La section pense que le seuil fixĂ© dans le manuel pour le caractère distinctif est trop Ă©levĂ©, ce qui a conduit Ă  un nombre d’oppositions qu’elle qualifie d’excessif. Elle propose de rĂ©viser le manuel pour qu’il reflète mieux la lĂ©gislation et d’Ă©liminer le libellĂ© sur lequel s’appuient les frĂ©quentes oppositions au motif de l’absence de caractère distinctif inhĂ©rent.

Ainsi, le manuel est actuellement libellĂ© comme suit : « Une marque de commerce possède un certain caractère distinctif inhĂ©rent si la marque en question ne rĂ©fère pas le consommateur Ă  une multitude de sources lorsqu’elle est Ă©valuĂ©e Ă  la lumière des produits ou services liĂ©s. Il est considĂ©rĂ© qu’une marque de commerce qui rĂ©fère Ă  plusieurs sources n’a pas de caractère distinctif inhĂ©rent ».  

La section recommande de remplacer cela par : [TRADUCTION] « Une marque de commerce possède un certain caractère distinctif inhĂ©rent lorsque, considĂ©rĂ©e dans son ensemble, elle peut communiquer au public le fait que le requĂ©rant est la source des produits ou services liĂ©s. MĂŞme lorsque des portions d’une marque de commerce peuvent ĂŞtre Ă©logieuses ou suggĂ©rer des produits ou services liĂ©s, la marque de commerce peut nĂ©anmoins possĂ©der un certain caractère distinctif inhĂ©rent ».

La section recommande en outre l’ajout d’un libellĂ© pour indiquer que le caractère distinctif doit ĂŞtre dĂ©terminĂ© du point de vue du consommateur ordinaire, du grand public, et non du point de vue d’experts ou de spĂ©cialistes du secteur qui connaissent très bien des produits similaires.